目 录
1. 前言
2. 识别性的意义
2.1 具先天识别性的标识
2.1.1 独创性标识
2.1.2 任意性标识
2.1.3 暗示性标识
2.2 不具先天识别性的标识
2.2.1 描述性标识
2.2.2 通用标章或名称
2.2.3 其他不具先天识别性的标识
2.3 得取得后天识别性的标识
3. 识别性判断因素
4. 识别性审查
4.1 文字
4.1.1 谐音文字
4.1.2 地方性语言
4.1.3 外国文字
4.2 字母
4.2.1 单一字母
4.2.2 两个或两个以上字母
4.2.3 缩写字
4.2.4 字母与数字的组合
4.3 数字
4.4 图形
4.4.1 简单线条或基本几何图形
4.4.2 装饰图案
4.4.3 商品本身的图形
4.4.4 与商品说明有关的业界常用图形
4.5 地理名称或其他指示地理来源的标识
4.5.1 描述性的地理名称
4.5.2 任意性的地理名称
4.5.3 旧地名与罕见地名
4.5.4 含有地理名称的文字组合
4.5.5 产地证明标章或产地团体商标
4.6 姓氏、姓名与肖像
4.6.1 姓氏
4.6.2 姓名
4.6.3 肖像
4.6.4 书籍、电影、戏剧等作品中的习知人物名称
4.7 习知书籍、故事、戏剧、影片、歌曲与音乐等作品名称
4.8 称谓
4.8.1 非自我标榜的称谓
4.8.2 自我标榜性质的称谓
4.8.3 称谓与姓氏结合
4.9 公司、商号、团体、组织、机关与域名
4.9.1 公司名称
4.9.2 商号(行号)名称
4.9.3 团体、组织与机关名称
4.9.4 域名
4.10 习见的宗教神祇、用语与标志
4.11 标语、常用语、新名词与专门用语
4.11.1 标语
4.11.2 习见的祝贺语、吉祥语、流行用语与成语
4.11.3 新的商品与技术名称
4.12 场所名称
4.13 特殊型态商标
5. 证据方法与认定
5.1 证明取得后天识别性的相关证据
5.2 后天识别性的判断
6. 其他注意事项
6.1 核驳条款的适用
6.2 声明不专用
6.3 外文证据数据应译为中文
6.4 后天识别性注记
1. 前言
商标的主要功能在于识别商品或服务来源,若一标识无法指示及区别商品或服务的来源,即不具商标功能,自不得核准注册。识别性为商标取得注册的积极要件,然而识别性的有无、强弱,常随着商标实际使用情形及时间经过而变化,尤其今日商业营销手法多变,数字媒体科技快速发展,使得商标型态及使用方式不断发展,影响识别性的判断极大。标识是否具识别性在个案事实之判断,因商品或服务性质之差异而有不同之认定结果,较常被认为有审查不一致之情形,尤其透过使用能否取得后天识别性之认定标准,更因使用证据之强弱、同业需要使用之程度及相关商品或服务消费者之接触程度等而有不同,爰订定本基准以建立客观的审查标准,尽可能达成判断上的一致性。
标识若用以表示商品或服务之形状、质量、功用或其他说明者,对消费者而言,仅系传达商品或服务的相关信息,复为同业竞争者所必须使用,自不得由特定业者所专用;又业者就特定商品或服务所共同使用的标志,与业者通常用以表示商品或服务的名称,对消费者而言,只是一般商品或服务的通用标章,或商品或服务本身的名称,无识别来源的功能,亦与用来指示及区别商品或服务来源的商标不同,实质上均为商标不具识别性的具体内涵(商29),本基准将明订其分别适用情形,以作为商标识别性审查之依据 。
2. 识别性的意义
识别性为商标指示商品或服务来源,并与他人的商品或服务相区别的特性,故识别性的判断必须以商标与指定商品或服务间的关系为依据,不能脱离指定商品或服务单独为之。
商标识别性有先天与后天之分,前者指商标本身所固有,无须经由使用取得的识别能力;后天识别性则指标识原不具有识别性,但经由在市场上之使用,其结果使相关消费者得以认识其为商品或服务来源的标识,即具有商标识别性,因此时该标识除原来的原始意涵外,尚产生识别来源的新意义,所以后天识别性又称为第二意义。兹分述如下:
2.1 具先天识别性的标识
标识用于特定商品或服务被认为具有先天识别性,是因为对消费者而言,该标识具有指示商品或服务来源的功能,而非传达商品或服务本身或其内容的相关信息。从竞争者的角度,如果一个标识不是其他善意的竞争同业在一般交易过程中,可能需要用来表示商品或服务本身或其质量、功用或其他特性有关的说明,则该标识具有先天识别性。具有先天识别性的商标,依其识别性之强弱,可分为独创性、任意性及暗示性商标。
2.1.1 独创性标识
「独创性标识」指运用智慧独创所得,非沿用既有的词汇或事物,其本身不具特定既有的含义,该标识创作的目的即在于以之区别商品或服务的来源。因其为全新的创思,对消费者而言,并未传达任何商品或服务的相关信息,仅具指示及区别来源的功能,故其识别性最强。从竞争的角度观之,这类标识既不是竞争同业所必须或通常用以表示商品或服务本身或其他相关说明,赋予排他专属权,不会影响同业的公平竞争,自得准予注册。
核准案例:
「GOOGLE」使用于搜索引擎服务。
「震旦」使用于电信加值网络之传输服务。
「普腾」使用于电视机、音响商品。
使用于汽车、客车商品。
2.1.2 任意性标识
「任意性标识」指由现有的词汇或事物所构成,但与指定使用商品或服务本身或其质量、功用或其他特性全然无关者,因为这种型态的标识未传达所指定使用商品或服务的相关信息,不具有商品或服务说明的意义,消费者会直接将其视为指示及区别来源的标识。从竞争的角度观之,因为其他竞争同业在交易过程中,没有使用这些与商品或服务毫无关联的词汇或事物之必要,因此赋予排他专属权不会影响同业的公平竞争,故得准予注册。
核准案例:
「苹果APPLE」、「黑莓BlackBerry」使用于计算机、数据处理器商品。
「风信子」使用于杯、碗、盘商品。
「向日葵」使用于太阳能收集器商品。
「春天」使用于餐厅、旅馆服务。
使用于磁砖、地砖、壁砖商品。
使用于衣服商品。
2.1.3 暗示性标识
「暗示性标识」指以隐含譬喻方式暗示商品或服务质量、功用或其他有关成分、性质等特性,虽较易为消费者所记忆,但并非竞争同业必须或通常用以说明商品或服务的标识。暗示性的描述与商品或服务的直接描述不同,消费者需要运用一定程度的想象、思考、感受或推理,才能领会标识与商品或服务间的关联性。这种类型的标识,不是竞争同业必须或自然会选择用以说明商品或服务特征的标识,通常还有其他较直接的说明文字或图形等可供使用,因此赋予排他专属权不影响同业公平竞争,得准予注册。
核准案例:
「快译通」使用于电子辞典商品。
「一匙灵」使用于洗衣粉商品。
「克潮灵」使用于除湿剂商品。
「靠得住」使用于卫生棉商品。
「足爽」使用于香港脚药膏商品。
使用于椅子、摇椅、课桌椅商品。
2.2 不具先天识别性的标识
表示商品或服务相关说明的描述性标识、指定商品或服务的通用标章或名称,以及其他无法指示及区别来源的标识,均属不具先天识别性的标识。
2.2.1 描述性标识
描述性标识指对于商品或服务的质量、功用或其他有关的成分、产地等特性,作直接、明显描述的标识,消费者容易将之视为商品或服务的说明,而非识别来源的标识。所谓商品或服务之说明,依一般社会通念,如为商品或服务本身之说明,或与商品或服务本身之说明有密切关连者,即不得注册,不以一般提供该商品或服务者所共同使用为必要。例如:「烧烤」使用于餐厅服务;「记忆」使用于枕头、床垫商品;「霜降」使用于肉类商品;「HID」(High Intensity Discharge气体放电式)使用于车灯商品等。另业者常用来表示商品或服务优良质量的标榜用语与标示,或为消费者喜爱的商品或服务特性的描述,例如:金牌图形、顶级、极品、特优、良品、正宗、鲜、低脂、deluxe(高级的)、best(最佳的)、top(最好的)、extra(超级的)、fresh(新鲜的)、light(轻淡的、低脂的)等用语,亦属于描述性标识。
从竞争的角度观之,其他竞争同业于交易过程需要使用此等标识的可能性也相当高,若赋予一人排他专属权,将影响市场公平竞争,显失公允,故必须有证据证明描述性标识已经使用取得后天识别性,始得注册。
核驳案例:
「植物素材」使用于乳液、精油商品。
「推理式」使用于参考书、试题测验集商品。
「机能补给」使用于饮料商品。
标识若为商品或服务性质、质量或产地等重要特性的描述,但该描述非属事实,且消费者可能会误认误信,并影响其购买意愿,应属商标有「使公众误认误信其商品或服务之性质、质量或产地之虞者,不得注册」的情形(商30Ⅰ⑧)。例如「LEATHER(皮革制的)」使用于合成皮家具,易使相关消费者误认该家具为皮革制而购买,或「梨山」使用于非申请人营业处所产自梨山的水果,可能使消费者误认误信该水果产于梨山而购买,基于消费者权益考虑,此种标识不能取得商标注册。
若标识之描述虽非属事实,但无使相关消费者误认误信商品或服务的性质、质量或产地之虞,而不致影响消费者购买意愿时,则属任意性商标,例如「LEATHER(皮革制的)」使用于不含酒精的饮料,消费者不会因此相信该饮料由皮革制成,或「北极」使用于香蕉,消费者不会误认该香蕉产自于北极,均属任意性商标,得准予注册。
暗示性商标为具有先天识别性的标识,描述性标识则属于不具先天识别性的标识,除非证明取得后天识别性,否则不得注册。两者的区分具有法律上的重要意义,但「直接说明」与「暗示性描述」的区别并不容易,判断的关键在于:无须证明取得后天识别性,即直接准予注册,是否对竞争同业不公平。在个案判断时得参酌下列因素:
(1)消费者需要运用想象力的程度
描述性标识系直接且清楚的传达商品或服务的质量、功用、特性、内容等要素,因此消费者几乎不需要任何的想象、思考,便可理解到其为商品或服务的相关说明。而暗示性的商标,消费者需要较多的想象、思考,才能领会出它与商品或服务的关联。
(2)辞典定义
辞典上字或词的定义为一般人所普遍接受,所以辞典上的定义可据以判断在一般人眼中,该标识的说明性程度。
(3)报纸、杂志或网络的使用
参考在广为流传的报纸或杂志上的使用情形,可了解消费者对特定词汇或事物的认知。网络在今日已为普遍使用的信息传输工具,网络提供的信息数量已经凌驾传统媒体,故审查时亦得参考网络上特定词汇或事物的使用方式。惟网络为公众自由使用的环境,网络数据可能存在正确性及客观性的问题,须审慎判断使用。
(4)竞争者可能需要使用的程度
竞争同业需要以相同的词汇或事物作为指定商品或服务质量、功用或其他特性说明的可能程度,亦为区别描述性与暗示性商标的重要考虑因素之ㄧ。一般而言,越是商品或服务直接明显的说明用语,竞争同业需要使用的可能性越大,即属于描述性标识。当描述是间接的、不明显的,同业竞争者需要使用的可能性较小,则属于暗示性商标。
2.2.2 通用标章或名称
通用标章是业者就特定商品或服务所共同使用之标志,通用名称则为业者通常用以表示商品或服务之名称,通用名称亦包括其简称、缩写及俗称。对相关消费者而言。通用标章或名称只是一般业者用来表示或指称商品或服务本身,缺乏识别来源的功能,例如:「红、蓝、白三色旋转霓虹灯」为理容院的通用标章、「开心果」为阿月浑子果实的俗称、「阿拉比卡Arabica」为咖啡树的品种名称,不仅消费者无法藉以识别来源,且应避免由一人取得排他专属权而影响公平竞争,或以诉讼干扰他人使用该用语,故不得由特定人注册专用。
核驳案例:
「楼兰砖」系一种仿古砖,为指定磁砖、地砖商品的通用名称。
「雪花石」系一种石材,为指定人造石、天然石材商品的通用名称。
「TAPAS」系一种西班牙传统小酒馆或酒前小菜,为所指定餐厅、啤酒屋、酒吧服务本身或服务内容的通用名称。
指凡使用过程需由医师加强观察,有必要由医师开立处方,再由药事人员确认无误后调配的处方药,为药品通用标章。
2.2.3 其他不具先天识别性的标识
本基准所列单一字母(4.2.1);型号(4.2.4);单纯数字(4.3);简单线条或基本几何图形(4.4.1);装饰图案(4.4.2);姓氏(4.6.1);称谓与姓氏结合(4.8.3);公司名称(4.9.1);域名(4.9.4);习见的宗教神祇、用语与标志(4.10);标语(4.11.1);习见祝贺语、吉祥语、流行用语与成语(4.11.2)等,当缺乏指示来源的功能时,亦属不具识别性的标识,不得注册。
核驳案例:
使用于皮夹、皮包、钱包等商品,消费者容易认为是商品的装饰花纹,不具识别性。
「13」使用于干冰除污机、干冰除污机喷嘴商品,为单纯的数字,不具识别性。
「分享简单,幸福延伸」使用于冷热饮料店、饮食店,为一般广告用语,不具识别性。
2.3 得取得后天识别性的标识
不具先天识别性的标识,未必不能取得商标注册,如果申请人可以证明该标识于市场使用后,相关消费者已经将其视为指示及区别一定来源的标识,此时,该标识具有商标功能,故可以核准注册。此种识别性系经使用而取得,非标识本身所固有,故称之为后天识别性,又称为第二意义。「第二」并非次要或从属的意思,只是表示该意义出现的时间,是在原来固有的意义之后,当原来不具识别性的标识取得后天识别性,对消费者而言,该标识的主要意义已转变为来源的指示,而成为消费者对该标识的主要认知。商标为描述性或其他不具先天识别性的标识,如经申请人使用且在交易上已成为申请人商品或服务之识别标识者,即为标识取得「后天识别性」,得准予注册(商29Ⅱ)。
核准案例:
「787」为单纯的数字,原不具识别性。惟经申请人长期作为商标,使用于飞机及其零组件、航空器及其零组件、直升机及其零组件等商品,已足以使相当数量的相关消费者认识其为识别商品来源的标识,而取得后天识别性。
「4810」为欧洲最高峰白朗峰的高度,原不具识别性。惟经申请人长期将之作为商标使用于钢笔、原子笔、铅笔、签字笔、钢珠笔等商品,并大量使用于广告媒体,而取得后天识别性。
「V50」使用于汽车、卡车及多用途休旅车商品,给予消费者的印象为指定商品的型号,原不具识别性。惟经申请人使用,汽车的相关消费者已可以之作为识别来源的标识,具有后天识别性。
「生命 就该浪费在美好的事物上」与茶叶、茶叶制成之饮料、咖啡、咖啡制成之饮料、可可及其制成之饮料、冰淇淋等指定使用商品无关,原不具识别性。惟经申请人长期将之作为商标使用于前述商品,并大量使用于广告媒体,而取得后天识别性。
为装饰图案,使用于百货公司、超级市场等服务,原不具识别性。惟经申请人长期大量使用于手提袋、包装袋等营业用品,而取得后天识别性。
3. 识别性判断因素
商标是否具备识别性,应考虑个案的事实及证据,就商标与指定使用商品或服务的关系、竞争同业使用情形及申请人使用方式与实际交易情况等客观参酌因素,综合判断之。
(1)商标与指定使用商品或服务的关系
判断商标是否具有识别性,首在暸解该标识与指定商品或服务的关系,当一个标识传达了相当程度有关商品或服务的信息时,消费者对该标识的理解,只是商品或服务的说明,而不会把它当作是识别来源的标识。反之,当标识没有传达商品或服务的任何相关信息时,消费者很容易理解到它具有识别来源的功能,而把它当作是商标。
例如「苹果」指定使用于计算机商品,因与指定商品全然无关,具有指示及区别特定商品来源的识别性。但以「苹果」二字指定使用于苹果商品,因「苹果」即为指定商品的名称,消费者不会认为它是指示特定来源的标识,所以不具识别性。
(2)竞争同业使用情形
描述性词汇或事物常用以表示商品或服务质量、功用或其他特性,竞争同业也需要使用来说明自己的商品或服务,而且描述的程度愈高,竞争同业需要使用的可能性越高,所以竞争同业于市场上的使用频率可以用来判断特定词汇或事物的描述性程度。若在市场上已有一定数量的竞争同业使用特定词汇或事物作为商品或服务的说明,则无须达到为该产业通用的程度,即可推断该词汇或事物具有商品或服务说明的性质。由社会公益的角度观之,一个纯粹提供商品或服务信息的说明性词汇或事物,不应保留给特定人专用。且为了业界之公平竞争,亦不宜由一人独占使用,而使其他竞争同业无法自由地使用该词汇或事物。
某一词汇或事物即使尚没有竞争同业使用,并不表示该词汇或事物即非商品或服务质量、功用或其他特性的说明,只要相关消费者所理解的一般而直接的含义,为商品或服务的相关说明,即不具识别性。
(3)申请人使用方式与实际交易情况
依申请人使用方式与实际交易情况,如果只是将申请的商标作为商品或服务的相关说明,例如火锅店于其菜单标示「一人一锅」,其实际使用只是用来说明在其店内消费的型态,强调一人一套锅具的安全卫生,则相关消费者不会认为它是表示特定来源的标识。
商标有无识别性,应以“我国”相关消费者的认知为准。所谓「相关」消费者,系指已经有购买或使用特定商品或服务经验的实际消费者,及未来有可能购买或使用该特定商品或服务的潜在消费者而言,例如日常用品为一般公众日常生活所使用的商品,应以一般公众为相关消费者,而流通于专业人士之间的商品或服务,则应依专业人士的观点判断之。在判断商标是否具有识别性时,亦应考虑相关消费者的注意程度,一般而言,消费者对愈昂贵、专业或耐久财商品,例如:奢侈品、高科技、医药产品等,其注意程度会高于对日常生活用品的注意程度。
4. 识别性审查
商标得以文字、图形、记号、颜色、声音、立体形状或其联合式组成,故商标识别性之审查,应就商标整体观察,即使其中包含不具识别性的部分,如果整体图样足以使相关消费者认识其为指示及区别来源的标识,即具有商标的识别性。以下针对常见的商标申请形态,说明其识别性审查原则。
4.1 文字
文字作为指示及区别商品或服务来源的标识,是否具有识别性,取决于文字的意义及其与指定商品或服务之间的关系。当文字完全没有商品或服务质量、功用或其他特性的说明含义,或含义极低时,为识别性较强的文字商标。至于指定商品或服务的通用名称,或其质量、功用或其他特性的直接明显说明性文字,则不具识别性。
市场上新开发之产品或服务,开发厂商所赋予之产品或服务名称,虽为首创,惟若为商品或服务的直接明显说明,因其容易让人明了所指商品、服务为何或其技术内容,其他同业也需要使用该等简单、明显、直接的表述,则不宜由一人取得排他专属权,虽为申请人所首创,仍应认为其属商品或服务的相关说明,不具识别性。例如,「影音看屋」字面的意思即为「以影音的方式看房屋」,有表示以在线影音的方式搜寻所需房屋、取得房屋各项基本资料,及观看房屋内外实景的意思,为一种新的房屋中介服务方式,而为该服务简单、明显、直接的表达方式,其他同业也有将之使用于各种建筑物租售及不动产买卖、租赁之中介等服务的需要,即使为申请人首创,仍应认为其属商品或服务的说明,不具识别性。又例如「photo transport」为「照片传输」之义,为将计算机中的图文件传输至相机浏览的新传输技术,「photo transport」为该技术简单、明显、直接的表达方式,其他同业也有将之使用于影像及图片传输相关商品的需要,虽为申请人首创,仍应认为其为商品的说明,不具识别性。
当文字的意义为商品或服务的说明,即使同业无使用相同文字做为商品或服务说明的事实,仍不能改变其为商品或服务说明的本质,而不能作为该文字具有识别性的证据。例如化妆品业使用「润活极致」、「晶致焕白」、「铂金滋养」、「保湿艳光」等文字来强调商品成分或效能,虽无同业使用相同的用语,仍属商品直接明显的说明,消费者并非以之作为识别商品来源的标识,不具识别性。
4.1.1 谐音文字
谐音文字若能予消费者新奇独特的印象,使该谐音文字于原有的说明意涵外,产生指示及区别商品或服务来源的功能者,则具有识别性。
核准案例:
「赢养」为「营养」的谐音,使用于奶粉、兽乳商品。
「海仙」为「海鲜」的谐音,使用于鱼丸、鱼浆、干贝、虾仁、虾肉等商品。
「超奈魔」为「超耐磨」的谐音,使用于润滑油添加剂商品。
图样中「洁然不同」为「截然不同」的谐音,使用于抹布、拖把、扫帚、鸡毛掸、菜瓜布商品。
「Fun 心贴」为「放心贴」的谐音,使用于黏贴用立体装饰图片、贴纸、装饰用塑料贴纸、广告用之自黏性塑料贴片等商品。
核驳案例:
「珍材食料」为「真材实料」的谐音,虽然已不同于「真材实料」表示用料实在的意义,但「珍材食料」有使用珍贵食材之意,使用于餐厅、小吃店服务,仍为所提供服务内容的相关说明。
4.1.2 地方性语言
以国人熟知的地方性语言构成的商标,其识别性审查,首在暸解该语言本身的含义,再依据该含义与商品或服务的关联性作判断,若其予消费者之认知,仍为商品或服务的通用名称或其相关说明,或有其他不具识别性的情形者,则应予以核驳。
核驳案例:
「尚甜A」为闽南语「最甜的」意思,使用于新鲜水果,为水果质量、特性的直接说明。
「饲好猪」为闽南语饲养优良质量猪只的意思,使用于饲料、豆饼、家畜饲料等商品,为商品质量的说明。
「青」为闽南语新鲜的意思,使用于啤酒、生啤酒、淡啤酒等商品,为商品质量、特性的说明。
「台湾冰角」中的「冰角」为闽南语冰块的意思,使用于冰、冰块、茶点用冰,为商品的通用名称。
4.1.3 外国文字
外国文字之含义若为指定商品或服务的通用名称或相关说明者,则不具识别性。申请商标图样由外国文字所构成或含有外国文字时,申请人应于申请书商标图样分析字段填载语文别及其中文字义,对于国人较熟悉的语言,例如英语,其是否属商品或服务的通用名称或相关说明,在审查时较容易判断;国人不熟悉的语言,即使审查时因未能发现其为商品或服务的通用名称或相关说明,而准予注册,若外国文字有前揭不准注册事由,经由异议、评定争议程序,仍可能撤销其商标注册。
核驳案例:
「Parfum」即法文之香水,使用于香水商品,为商品本身的通用名称。
「职人用」在日文为专门职业人士使用的意思,指定使用于牛奶、奶水、鲜乳、奶酪粉、鲜奶油等商品,为商品适用对象或商品质量、特性的说明。
「德用」在日文表示物美价廉、经济实惠之意,指定使用于蜜饯、口香糖、太妃糖、水果糖等商品,有自我标榜标示该商标的商品物美价廉之意,为商品的相关说明。
「一番鲜」使用于啤酒、汽水、果菜汁、四物饮料等商品,「一番」为日文「第一」之意,「一番鲜」有最新鲜的意思,为指定商品质量、特性的说明。
4.1.3.1 组合字
外国文字系以两个说明性文字构成的组合字,是否具有识别性,必须以组合字的整体作为考虑。若该组合字脱离原来个别文字的说明意义,使消费者产生全然不同于原有商品或服务说明的印象,而足以与其他来源相区别,则具有识别性。
“我国”一般消费者对于外国语文的熟悉程度,与以该文字作为母语者并不相同,且外文的使用习惯常非“我国”一般消费者所能掌握,故原则上组合字识别性的判断,应依“我国”相关消费者的理解为标准。一般而言,只是将两个单纯说明性的文字链接,未改变原来的说明意义者,仍不具识别性,例如只是单纯将两个字结合,语法或文字意义上未经特殊变化,使该组合字依然维持原有的说明意义,则仍不具识别性。
核驳案例:
「SCREENWIPE」为「SCREEN(屏幕)」及「WIPE(擦拭物)」的组合字,整体而言,并未产生「屏幕擦拭物」以外的其他意义,使用于电视或计算机屏幕擦拭布商品,仍为商品的直接说明。
「Nanofibre」为「nano(奈米)」与「fibre(纤维)」的组合字,整体而言,为「奈米纤维」之意,使用于金葱纱、棉毛纱、人造棉纱、压克力纱等纤维制品,为商品材质的说明。
「Flexhose」为「flex(弯曲、伸缩)」与「hose(软管)」的组合字,有「弯曲(伸缩)软管」之意,指定使用于管接头、水管接头、三通管接头等商品,为商品本身的通用名称。
4.1.3.2多种意涵的文字
外国文字有多个含义时,只要其中一个为商品或服务的说明或通用名称,即不具识别性。例如「Cell」虽有小隔间、细胞、单人小室、蜂房的巢室、藉化学作用以传导电流之装置、电池、移动电话等多重含义,若指定使用于电池商品,即为指定商品的通用名称,不具有识别性。
4.1.3.3 错误拼字与惯用拼法
外国文字若为指定商品或服务通用名称或相关说明的错误拼字,若仅是拼法的些微变化,给予消费者的印象仍是该正确文字的通用名称或说明意涵,则该错误拼字仍不具识别性。例如「MILLENIUM」及「MILENNIUM」均为MILLENNIUM(千禧年)的错误拼字,使用于「香槟酒、白兰地酒」商品,仍使人联想到「MILLENNIUM」(公元2000年),为商品年份之说明。
说明性用语以简略的惯用拼法取代,亦不具有识别性,例如:「TECH」与「TEK」即「技术(TECHNOLOGY)」的惯用拼法;「XTRA」即「特别地(EXTRA)」的惯用拼法;「E」即习惯上「电子的(ELECTRONIC)」简略用法,常用以表示含有电子、电子技术或以电子方式(即在线或因特网方式)提供的商品或服务。含这类文字的商标,如整体含义为商品或服务的描述性文字,则应予以核驳,例如:「Hi-Tech」(高阶技术)使用于钟表、手表商品;「XTRA-SAFE」(超安全)使用于透明安全玻璃、强化玻璃商品;「e-book」(电子书)使用于电子书、电子记忆卡、电子字典、电子记事簿等商品。
4.2 字母
4.2.1 单一字母
未经设计的单一字母,通常难以引起消费者注意,即使消费者注意到,一般也不会认为它是指示及区别商品或服务来源的标识,故未经设计的单一字母原则上不具识别性,通常也不会因为增加简单的装饰外框或花边而取得识别性。但是,单一字母若经过特殊设计,或与其他具识别性的部分组合,整体得以指示及区别来源,则具有识别性。
未经设计的单一字母使用于商品或服务,可能为商品或服务的说明,例如:「A」广泛用于各种商品,表示最优级的质量;「S」、「M」、「L」、「F」用于服装为尺码的表示;「C」用于计算机软件为一种程序语言的表示;「g」使用于各种商品为重量的单位。
核驳案例:
使用于焊条、焊线、焊棒商品。
使用于按摩器、减肥器商品。
核准案例:
使用于行李箱、皮夹,背包商品,因为「D」经过图形化设计,已脱离单一字母的意象,得以指示及区别来源,具有识别性。
使用于化妆品、人体用清洁剂商品,因为「Z」与其他具有识别性的图形结合,整体具有识别性。
4.2.2 两个或两个以上字母
由两个或两个以上字母构成的标识,只要该标识不是指定商品或服务的相关说明或通用名称,原则上,具有识别性,得准予注册。
核准案例:
「SR」使用于草本饮料制剂、口腔清新剂商品
「SYM」使用于机车及其零组件商品。
核驳案例:
「XXL」即特大或加大尺码(EXTRA, EXTRA LARGE)之意,使用于护膝、护腕商品,消费者会将其作为指定商品的尺码或表示商品为特大尺码的说明性文字,而非指示及区别来源的标识。
4.2.3 缩写字
以字母组合而成的标识,若为业界使用的商品或服务通用名称,或其质量、功用或其他特性等说明的缩写字,则不论所含字母多寡,均不具识别性。
核驳案例:
「TFT」即Thin-Film Transistor的缩写字,为薄膜晶体管之意,使用于计算机液晶显示器、液晶电视、液晶显示器等商品,为指定商品制成材料的说明。
「DIY」即Do It Yourself,为自己动手做之意,使用于饮食店、冰果店、餐厅等服务,有自助式的意思,为服务的相关说明。
「ABM」为Agaricus blazei Murrill(巴西磨菇学名)的缩写字,指定使用于营养补充品、营养补充胶囊、蘑菇胶囊,为商品成分的说明。
4.2.4 字母与数字的组合
一般而言,字母与数字的组合给予消费者的印象是商品或服务的规格、型号或其他说明,例如:「4WD」使用于汽车表示四轮传动;「MP3」为MPEG第三代声音文件压缩格式,使用于音乐播放器;「512MB」使用于记忆卡表示内存容量,均属商品的规格,而为商品的相关说明,不具识别性。若审查时可以认定申请注册之字母与数字组合,并非指定商品或服务的规格、型号或相关说明,可准予注册;否则应请申请人检送申请商标的使用态样,并说明同业的使用情形,以判断是否具识别性。
核驳案例:
「3C」即computer、communication、consumer electronics,为计算机、通讯及消费电子的缩写,使用于计算机商品,为商品本身的说明。
「RCR123A」为业界通用的可充电式锂电池的规格,为指定使用电池商品的规格说明。
「LU-933」使用于自动裁切滚条机、裁布机商品,予人印象为该等商品之型号,申请人又未检送任何使用数据,故以不具识别性核驳。
「KX-3」使用于喷漆枪、压缩空气吹尘喷枪、涂装机等商品,予人印象为该等商品之型号,且于所检附之申请人商品型录及商品宣传资料中,该图样亦作为型号(TYPE)使用,故以不具识别性核驳。
核准案例:
「SKΠ」使用于化妆品,因为该等商品通常不以规格、型号表示其内容,且非为其他商品相关说明,具有识别性。
4.3 数字
单纯数字虽未被排除于商标注册的范围,但在一般交易习惯上,数字常应用在许多商业领域有关之标示,表示商品的生产日期(1996.01.01)、大小(24用于鞋子、185/65用于轮胎)、数量(130抽用于抽取式卫生纸)、年份(1950用于葡萄酒)、电话区域码(0800、0204)、时间(8-10,24/7)、功率(115用于表示引擎或汽车马力)、内存传输速度(266、333、550、667),镍铬钼不锈钢型号(316)等,故一般消费者通常不会将其作为指示及区别来源的标识,原则上单纯数字不具有识别性。惟以国字表现的数字,其识别性审查,应适用文字审查原则。
数字经图形化设计,或仅有暗示所指定商品或服务本身或其质量、功用或其他特性的含义,使其脱离单纯的数字意义,而具有指示及区别来源的功能,则具有识别性。
核驳案例:
「315」使用于山药粉、综合谷类纤维粉商品,仅给予消费者单纯数字的印象,非识别来源的标识,不具识别性。
使用于皮包、皮箱、手提包、钱包等商品,「57」为单纯数字,虽于数字下方衬以墨色饼图,仍予人单纯的数字印象,非识别来源的标识,不具识别性。
核准案例:
为「333」经图形化的设计,且亦非指定之汽水、果汁汽水、碳酸水、苏打水等商品的相关说明,故具有识别性。
「566」为「乌溜溜」的谐音,指定使用于洗发粉、洗发精,具有洗后头发的乌黑滑顺的暗示性含义,具有识别性。
4.4 图形
图形为常见的商标态样,通常具有识别性。但简单的线条、基本几何图形或装饰性图案,标示在商品或服务相关的对象上,一般不会认为它是指示及区别商品或服务来源的标识,原则上不具识别性。又图形为指定商品或服务的相关说明或通用标章,亦不具识别性。
4.4.1 简单线条或基本几何图形
简单线条或基本几何图形使用于商品或服务,通常难以引起消费者注意,而且即使消费者注意到,一般也不会认为它是指示及区别商品或服务来源的标识,所以不具识别性。
核驳案例:
为简单线条,使用于皮包、背包、腰包、背袋、衣服、夹克、雨衣、泳装、海滩装、T恤等商品,无法藉以识别来源,不具识别性。
4.4.2 装饰图案
各式连续性可无限延伸的图案、花草等自然界事物或几何图形构成的图案,消费者容易认为是商品的装饰花纹或商品包装的背景或装饰图案,通常不会以其作为指示与区别商品或服务来源的标识,因此缺乏识别性。
核驳案例:
使用于盘子商品,给予消费者的印象是盘子上的装饰花纹,而非识别来源的标识,故不具识别性。
使用于腰带、围巾、帽子、手套商品,给予消费者的印象为商品本身的花纹设计,而非识别来源的标识,故不具识别性。
使用于床单、床罩商品,给予消费者的印象为商品上的装饰图案,而非识别来源的标识,故不具识别性。
使用于农药、杀虫剂、除草剂商品,检附的使用证据显示其为商品包装的背景图案,不具识别性。
4.4.3 商品本身的图形
商品本身形状或其重要特征的图形,为商品本身的说明,一般而言,即使经长期使用,亦无法取得后天识别性,惟若经特殊设计,使图形脱离纯粹的商品说明功能,而具有指示及区别来源的能力者,则具有识别性。
以商品本身图形、或其实物照片或与商品形状重要特征相去不远的图形,尤其是明显缺乏设计概念的写实图形,作为商标的一部分申请注册,而商标整体具有识别性时,该图形部分无致商标权范围产生疑义之虞的情形,无须就该部分声明不专用,即可核准注册。
核驳案例:
使用于书包商品,为商品本身的形状,属商品的说明。
使用于化妆品商品,为面膜本身的形状,属商品的说明。
核准案例:
使用于活水产、蟹、活蟹等商品,经过特殊设计的螃蟹图形,已跳脱实物的原貌,而脱离纯粹的商品说明功能,具有识别性。
经过拟人化特殊设计的钥匙图形已跳脱实物的单纯印象,而脱离纯粹的商品说明功能,使用于锁、门栓、钥匙、弹簧、螺丝、铰链、钥匙圈等商品,具有识别性。
使用于螺丝拉钉、螺帽、翼型螺帽、四脚螺帽、三脚螺帽等商品,因为商标图样中的螺丝钉图形经特殊设计,且又被拆解为2个部分,使该特殊设计具有识别性,可核准注册。
4.4.4 与商品说明有关的业界常用图形
某些行业常在商品的包装上使用一定的图形,例如:第29类牛乳商品的包装上常见乳牛图形、第30类的茶叶饮料包装上常有茶叶叶片图形、第31类的饲料商品包装上常有宠物图形、第32类的果汁商品包装上常有水果图形,这些图形是业界通常用于说明商品内容、性质或功能等特征,所以单纯实物图片或未加创意设计而与实物相去不远的绘图,给消费者的印象只是商品的相关说明,不具指示及区别来源的功能。
以业界常用于说明商品的实物图片,或与实物相去不远的图形作为商标的一部分申请注册,而商标整体具有识别性时,该图形部分若有致商标权范围产生疑义之虞,申请人应声明「本件商标不就『○○图形』主张商标权」;若图形复杂,难以就个别图形声明不专用时,应声明「本件商标不就『○○』以外的文字或图形主张商标权」,始得核准注册。
核驳案例:
苦茶花图为苦茶油商品包装上常见的图形,使用于食用油、食用油脂、苦茶油,为指定商品的说明。
山蔘及叶为蔘类商品包装上常见的图形,使用于山蔘茶、人蔘茶为商品本身原料的说明。
鱼跃于海浪之上的图形为海产商品包装上常用的图形,指定使用于柴鱼片、柴鱼丝、干制海产鱼类、鱼丸等商品,为海产或水产商品的说明。
核准案例:
使用于卤鸡翅、卤鸡爪、卤鸡鸭之腿、卤鸭肫等商品,因为商标中的禽类已经过特殊设计,与实物相去甚远,具有识别性,可核准注册。
4.5 地理名称或其他指示地理来源的标识
地理名称指地球上地理区域的名称,包括国家、省、县市、街道等人为的地理区划,及海洋、河流、湖泊、山岳、沙漠等自然的地貌。而地图、特定地理区域的外形轮廓或其他标识,如对一般消费者而言,系为特定地理区域的表示,则其识别性的审查与地理名称相同。
4.5.1 描述性的地理名称
消费者熟知的地理名称,即使并非以特定商品的生产或特定服务的提供闻名,对消费者的意义仍仅是地理位置的指示,将之使用于商品或服务,给予消费者的印象,通常只是商品或服务与该地理区域有所关联的说明,用以表示商品的制造地、生产地、设计地;商品或服务的商业来源地;或服务的提供地,而非识别来源的标识。例如:国家与大城市常为各种商品与服务的提供地、集散地、重要的交易地或汇集地,故将国家与大城市的名称使用于商品或服务,消费者通常只会将之视为商品或服务的相关说明,故不具识别性。申请注册的地理名称若以特定商品的生产或特定服务的提供闻名,则消费者更容易产生地名与来源地的联想,将其视为产地的说明。
核驳案例:
「花东」为知名的稻米生产地区,相关消费者会产生稻米商品来自该地的联想,因指定使用之稻米商品确实产自该地区,故以之作为商标申请注册,为产地的说明。
「南阳街」为知名的补习街,指定使用于补习班服务,相关消费者会产生补习服务于该地提供的联想,为服务提供地点的说明。
为台湾的外形轮廓,使用于综合植物饮料、青草植物茶商品,消费者会产生指定商品来自台湾的联想,为产地的说明。
4.5.2 任意性的地理名称
地理名称若与指定商品或服务间没有任何关连,且消费者不会认为它是商品产地、服务提供地,或商品或服务与该地点有关的说明,则属地理名称的任意使用,具有识别性。
核准案例:
「玉山」为台湾及东北亚最高之山脉,在消费者认知中,该地与银行服务毫无关系,不会在二者间产生联想,为地理名称的任意使用,具有识别性。
「北极」位于北冰洋内,该区域无土地,没有工业产品的生产,使用于漆、涂料商品,消费者不会将之与该地产生联想,为地理名称的任意使用,具有识别性。
「撒哈拉」为世界著名的沙漠名称,气候条件恶劣,除了矿藏的开采外,少有其他的生产活动,使用于果汁、汽水商品,消费者不会将之与该地产生联想,为地理名称的任意使用,具有识别性。
4.5.3 旧地名与罕见地名
旧地名如因久未使用而丧失指示地理来源的作用,则消费者不会产生其为商品或服务来源地的联想,而具有识别性,但更名后继续使用或仍为人所熟知的旧名称,例如:Ceylon(锡兰,现名斯里兰卡Sri Lanka)、Leningrad(列宁格勒,现名圣彼得堡Saint Petersburg)、沪尾(淡水)、艋舺(万华)、汉城(首尔)等地理名词,虽为旧地名,但对消费者而言,地理意义仍十分强烈,仍具有指示地理来源的功能,其识别性审查与一般地理名称相同。另对消费者不具地理名称意义的罕见地名,因无指示地理来源的作用,故具有识别性。
核准案例:
「林凤营」为罕见地名,一般消费者并不认识其为地名,使用于牛奶、羊奶商品,具有识别性。
核驳案例:
「诸罗」为嘉义县旧称,今日仍有相当民众知道「诸罗」指嘉义县地区,将之使用于腌肉、腊肉、熏肉商品,消费者容易认为「诸罗」为指定商品产地的说明。
「打狗」为高雄旧称,现今仍为大众熟知的高雄地区地名,使用于糖果、巧克力糖、月饼、饼干、绿豆糕等商品,消费者容易认为其为指定商品产地的说明。
4.5.4 含有地理名称的文字组合
地理名称与其他文字的组合,若脱离了商品或服务与该地理区域有关的说明意涵,则具有识别性。惟若该文字组合整体含义,仍为商品或服务的相关描述,则不具识别性。
核准案例:
「巴黎男孩 PARIS BOYS」使用于衣服商品,巴黎为时尚之都,将「巴黎」使用于衣服商品,可能构成商品来源地的说明或有使公众误认误信商品产地的核驳事由,但「巴黎男孩 PARIS BOYS」整体已脱离巴黎的地理意义,而具有时尚或摩登男子的含义,故具有识别性。
核驳案例:
「东京本铺」使用于土司、蛋糕、面包商品,本铺有本店或创始店之意,「东京」与「本铺」结合使用于前述商品,消费者容易认为该等商品或其制造技术来自东京,「东京本铺」整体并未脱离指示地理区域的意涵,仍属商品的相关说明。
4.5.5 产地证明标章或产地团体商标
以地理名称或表彰地理来源的标识申请注册,且符合相关要件者,可注册为产地证明标章或产地团体商标,有关申请注册之要件及审查,应适用本局订定之「证明标章、团体商标及团体标章审查基准」。
4.6 姓氏、姓名与肖像
姓氏、姓名与肖像作为商标使用时,除识别性外尚涉及自然人的人格权保护问题,审查时须加以留意。
4.6.1 姓氏
姓氏使用于商品或服务,通常只是用以表示业主的姓氏,而非作为来源的标识,在竞争同业使用相同的姓氏时,相关消费者即无法藉由姓氏识别来源,且从竞争的角度观之,相同姓氏的竞争同业不论其进入市场的时间先后,均有自由使用自己姓氏的需要。故原则上,申请人以姓氏作为商标,不具识别性,应证明取得后天识别性,始得注册。姓氏结合「氏」、「家」、「记」等文字,仍不脱离姓氏的含义,与单纯的姓氏无异,适用相同的识别性判断原则。若姓氏结合其他文字后,已脱离单纯姓氏的意义,则得核准注册。
核驳案例:
「罗氏」使用于饮食店,为单纯之姓氏,不具识别性。
「翡翠张」使用于翡翠、宝石、玉石、珠宝饰品商品,主要意涵仍为姓氏,故不具识别性。
「周氏泡菜」使用于泡菜商品,未脱离单纯指示姓氏的意涵,故不具识别性。
核准案例:
「胡须张」使用于快餐店、餐厅服务。「张」虽为姓氏,但「胡须张」给人的印象为长了大胡子的张先生,已脱离单纯姓氏的意象,具有识别性。
「黑面蔡」使用于各种果汁、杨桃汁商品。「蔡」虽为姓氏,但「黑面蔡」给人的印象为肤色黑的蔡姓人士,已脱离单纯姓氏的意象,具有识别性。
4.6.2 姓名
姓名原则上具有识别性,只要非以他人著名姓名、艺名、笔名、字号申请注册商标(商30Ⅰ○13),复无其他不得注册的情形,原则上可准予注册。姓名以签名的形式表现时,其识别性与姓名适用相同的判断原则。
核准案例:
「陈耀宽」使用于化妆品,人体用清洁剂、香皂、沐浴乳等商品。
为姓名的签名形式,使用于烤肉片、肉角、肉丝、肉干、肉纸、香肠等商品。
著名历史人物的姓名与商品或服务的内容可能有关时,容易使相关消费者对其内容产生联想,视其为商品或服务内容的说明,例如:「唐太宗」或「庄子」使用于第9类激光视盘或第16类书籍,容易使人以为该光盘或书籍的内容为唐太宗、庄子的故事,或其生平的介绍(商29Ⅰ①),应予以核驳。著名历史人物的字、号或其他别名、称呼,只要一般大众能将之与特定历史人物连结,则其识别性的审查与其姓名相同。
著名历史人物的鲜明形象,常具有社会教化功能,若使用于指定商品或服务,使人产生不敬或侮蔑等负面联想,而对公共秩序或善良风俗有所妨害者,则不得注册(商30Ⅰ⑦)。
4.6.3 肖像
肖像具有高度的识别性,申请人以自己的肖像作为商标,原则上,得准予注册。
以他人的肖像申请商标注册,不得核准注册(商30Ⅰ○13),旨在保护个人的肖像权,若他人已死亡者,则非本款保护对象。所称「他人之肖像」不以著名为限,另以漫画或其他艺术手法表现的肖像,只要能辨认出该他人时,仍属之。但申请人检附他人的同意书者,得排除本款适用。
核准案例:
使用于网络购物、各种食品零售,为肖像权人本人申请,故核准注册。
使用于人体用药品、营养补充品,经肖像权人同意以其肖像及姓名「林秋香」申请注册。
肖像与姓名均有指示特定人的功能,故著名历史人物肖像的审查,应适用著名历史人物姓名的审查原则(本基准4.6.2)。
4.6.4 书籍、电影、戏剧等作品中的习知人物名称
书籍、电影、戏剧等作品中,为人所习知的人物名称,例如:「红楼梦」的林黛玉与贾宝玉、「水浒传」的宋江、「西游记」的唐三藏与孙悟空、「飘」的郝思嘉等虚构人物名称,对于消费者而言,仅仅是作品中特定角色的内涵,将之使用于海报、照片、小雕像、影片、影带、光盘、书籍、戏服、电视节目、舞台剧表演等,相关消费者容易认为其属商品或服务内容的说明,通常不具识别性。
现在流行或广受欢迎的小说、电影、电视或舞台剧中的虚构人物,常随着作品的散布而广为人知,若虚构人物的名称已在消费者心中产生鲜明的印象,而有指示来源的功能,则具有识别性,著作权人或得其同意之人,得以之申请商标注册。非著作权人或得其同意之人申请商标注册,可能使消费者产生来源的混淆或减损其识别性,应不得注册(商标30Ⅰ○11)。
4.7 习知书籍、故事、戏剧、影片、歌曲与音乐等作品名称
习知书籍、故事、戏剧、影片、歌曲与音乐等作品名称,对消费者而言,仅是特定著作的内容,将之使用于例如:第9类录音带、录像带、第16类书籍、第28类玩具等商品、第35类书籍、录像带零售、第38类电视播送、电台广播服务、第41类节目、影片、录音带、光盘片之制作发行、书籍、杂志之出版发行等服务,相关消费者容易认为其属商品或服务内容的说明,通常不具识别性。
例如:「白蛇传」、「包青天」、「西游记」、「简爱」、「茶花女」等为习知的民间故事、小说与戏剧名称,使用于舞台剧、电影、电视节目、广播节目、电影片、录像带、影盘片商品;「平安夜」、「贝多芬第5号交响曲」为习知的歌曲、音乐作品,使用于唱片、录音带商品,因为该等作品名称与内容的链接已深植人心,将之使用于前述商品或服务,消费者会直接联想到特定的作品内容,而视其为相关商品或服务内容的说明,不具有识别性。
习知小说与故事常被改编为电动玩具的内容,故以该等名称作为商标,指定使用于例如:第9类电玩游戏卡带、磁盘、光盘片、第28类玩具商品、第41类在线游戏,与第42类之计算机程序设计等服务,给予消费者的印象为商品或服务内容的相关说明,不具识别性。
核驳案例:
「绿野仙踪」为习知的童话故事,使用于录有计算机游戏程序之磁性数据载体、录有计算机游戏之光学数据载体、计算机程序、与计算机连用之电子游乐器、电视游乐器等商品,给予消费者的印象为商品内容的说明。
「西游记」为习知的中国神话故事,使用于卡式计算机程序磁带、电视游乐器商品,给予消费者的印象为该磁带所录存的游戏程序与电视游乐器内容的说明。
流行或广受欢迎的书籍、影片、戏剧等作品,常随著作的散布而广为人知,尤其在今日商业模式的运作下,广受欢迎的书籍、戏剧常被改编为电影,卖座的电影常发行各种周边商品,若作品名称经大量使用,在消费者心中产生鲜明的印象,而有指示来源的功能,则具有识别性,著作权人或得其同意之人,得以之申请商标注册。非著作权人或得其同意之人申请商标注册,可能使消费者产生来源的混淆或减损其识别性,应不得注册(商标30Ⅰ○11)。
以常用的书籍、杂志、影片或电视、广播节目内容的说明文字,作为商标指定使用于该等商品,给予消费者的印象为内容的说明,且其他作者亦有使用相同或相似说明文字作为书名或杂志名称的需要,不宜由一人取得注册。
核驳案例:
「五行生肖姓名学理」、「颠覆姓名学」使用于书籍、杂志商品,给予消费者的印象为商品内容的说明。
「空间大改造」指定使用于杂志、书籍商品,给予消费者的印象为杂志、书籍主题或其内容的说明。
作品名称通常用以指示特定作品,而非指示特定商业来源,例如书籍名称系用来指示一个特定的文学作品,消费者不会将之与特定的商业来源连结,原则上,不具有指示及区别来源的识别性。实务上常有申请人以作品名称申请注册于书籍,虽然审查时因无法得知商标的使用方式,而准予注册,若于注册后商标权人仅将之作为作品名称,则非属商标使用。
杂志、报纸等定期发行的刊物及漫画书、电视剧集等一系列以相同名称发表的作品,因个别的单一作品内容均不相同,消费者得以相同的名称识别属于同一来源的个别单一作品,故原则上具有识别性。例如:「老夫子」及「涩女郎」漫画,每一册书籍都是独立完整的创作,但以相同的人物构成一系列的图书,消费者得藉书名识别该一系列的书籍,故以之作为商标具有识别性。
若书籍名称有正副两个以上的标题,标题之一已使用于一系列的作品上,并已脱离完整的书籍名称而产生单独的商业印象,且该标题系作为系列作品的标识推广,从而消费者得以认知该标题为一系列作品的标识时,则具有识别性。在判断书籍名称的标题是否产生单独的商业印象时,可考虑该标题是否以不同的字体、颜色、大小标示,或是否与书籍名称的其他标题分离等因素。例如「哈利波特」系列共有7本,每一本书的封面均以「哈利波特」作为书名的主要标题,均为较大的字体、经特殊设计且与书名的其他副标题分离,并作为该系列作品的共同标题推广,在消费者心目中已成为该系列书籍的识别标识,故具有识别性。
4.8 称谓
称谓指对人所加的名称,包括:先生(Mister或Mr.)、女士(Mrs.、Ms)、小姐(Miss)、太太、妈妈等对一般人的尊称,属非自我标榜性质的称谓;医生、博士、职人、达人、高手、专家、○○王、师傅、师父、大师、Master、 Doctor或Dr.等对专业人士的敬称,则属于自我标榜性质的称谓。
4.8.1 非自我标榜的称谓
申请注册的商标系于商品或服务名称或说明文字之后结合先生、小姐等不具自我标榜性质的称谓,若所产生的拟人化效果,足以使商标脱离单纯商品或服务名称的概念,则具有识别性。惟若该结合文字未脱离商品或服务的说明含义,例如:「美丽小姐」使用于化妆品、服饰商品,「健康先生」使用于人体用药品、营养补充品等商品,给予消费者的印象为「美丽的小姐」与「健康的先生」,未产生拟人化的效果,仍未脱离商品功用的说明,故不具识别性。
核准案例:
「MR.Antislip防滑先生」使用于建材零售服务,防滑虽然为建材特性的说明性文字,但「防滑先生」拟人化的效果,使其成为建材防滑特性的暗示性文字,而具有识别性。
「Mr.CARE」使用于医院、牙科诊所及牙科医疗服务,「CARE」有关怀之意,为一般人对优质医疗服务的要求,暗示提供医疗服务的质量或特性,具有识别性。
4.8.2 自我标榜性质的称谓
自我标榜性质的称谓,或以自我标榜性质的称谓与商品或服务名称本身,或与商品、服务的说明性文字结合,均给予消费者表示商品或服务质量或专业性的自我标榜印象,属商品或服务的相关说明,不具识别性。
核驳案例:
「健康博士」使用于为他人提供健康规划之咨询顾问,给予消费者的印象为健康专业者的自我标榜,为服务的说明。
「料理职人」使用于经烹调的水果蔬菜、海鲜快餐调理包、蔬菜汤、快餐海鲜汤等商品,「职人」为专门职业者的意思,申请商标使用于前述商品,给予消费者标榜商品为料理专业人士提供的印象,为商品的说明。
「租屋达人」使用于不动产租赁服务,给予消费者标榜自身为租屋服务专家的印象,为服务的说明。
「空调高手」指定使用于冷气机、通风机、空气清净器、空气清净机、冷暖气机等商品,给予消费者标榜所提供商品的质量与专业性的印象,为商品的说明。
「去皮专家」使用于蔬果去皮机,为商品的说明。
「字汇王」使用于辞典、讲义商品,给予消费者标榜商品内含字汇丰富的印象,为商品的说明。
「好师傅」使用于皮鞋、凉鞋、运动鞋商品,给予消费者标榜商品质量的印象,为商品的说明。
「高山茶师父」使用于茶叶、红茶、绿茶等商品,给予消费者标榜所提供商品的质量与专业性的印象,为商品的说明。
「纸巾大师WIPES MASTER」指定使用于面纸、纸巾、化妆纸、湿纸巾等商品,给予消费者标榜自身为纸巾专家的印象,为商品的说明。
世家除指世代做官的人家或泛指世代显贵的家族以外,亦有世代相传家族事业或强调质量、专业性的含义,与自我标榜的称谓性质相似,故适用自我标榜性质称谓的识别性判断标准。
核驳案例:
「馒头世家」使用于馅饼、馒头、葱油饼等商品,给予消费者自我标榜传承面食制法的印象,为商品的说明。
「砂锅世家」使用于餐饮店,予消费者高质量或专业砂锅料理的自我标榜印象,为服务内容的说明。
4.8.3 称谓与姓氏结合
称谓与姓氏的结合,主要含义仍是姓氏,其识别性应依照姓氏(本基准4.6.1)的标准来审查。
核驳案例:
「许医师」使用于中药、西药、医用营养品商品,许为姓氏,结合医师后仍不脱离姓氏的意涵,故不具识别性。
4.9 公司、商号、团体、组织、机关与域名
实务上常有申请人以公司、商号、团体、组织、机关及域名申请商标注册,依各该名称特质的不同,其识别性之判断,分述如下:
4.9.1 公司名称
公司名称依其一般使用型态及社会通念,通常作为营业主体的表示,以表示商品制造商或服务提供商,其标示位置常与公司地址、联络电话相邻,且公司通常会另外使用相同或不同于公司名称特取部分的商标,标示于商品或服务显著的地方,以作为识别商品或服务来源的标识。二者虽同具识别来源功能,但对于消费者而言,一为识别营业主体之表示,一为识别商品或服务来源之标识,二者识别功能及目的仍有不同。一般商品或服务系以商标而非其公司名称识别商品或服务来源,因此,原则上公司名称全衔不具商标识别性,若未经特殊设计的公司名称为商标的一部分,而商标整体具有识别性时,应将公司名称声明不专用,始得准予注册。惟申请人若能检送相关证据,证明公司名称系作为商标使用,其使用方法可以使一般消费者认识其为指示来源的标识,得准予注册。
业者在市场上不乏以其公司名称的特取部分做为商标使用,则以其特取部分注册为商标,原则上具有识别性。又申请注册商标虽为公司名称全衔,惟其特取部分若经特殊设计,使整体脱离表示营业主体的意涵,显示申请人有以之作为商标使用的意思,且消费者也认知该标识系作为商标使用,则具有识别性。申请人将不具识别性且有致商标权范围产生疑义之虞部分声明不专用后,得准予注册。
核驳案例:
「馥立股份有限公司」为公司名称,使用于化妆品、保养品商品,不具商标识别性。
核准案例:
使用于网页设计、代理网络线器材进口、网络线器材零售等服务。商标整体具有识别性,于未经特殊设之中、英文公司名称「菖飞科技股份有限公司」与「ARISTO Technology Corp.」分别为申请人的中、英文公司名称,应声明不专用后,准予注册。
使用于各种书刊、杂志、文献之出版、发行等服务。商标整体具有识别性,于未经特殊设之公司名称「先验文化事业股份有限公司」为申请人的中文公司名称,应声明不专用后,准予注册。
使用于职业介绍、人力中介、受托招募人员、人员招募等服务,「101科技管理顾问股份有限公司」为公司名称,「101」与其他部分分离,且「0」设计成秒表图形,并将「1」以红色强调,「101」经特殊设计加以突显,给予消费者该标识系作为商标使用的印象,「科技管理顾问股份有限公司」为业务种类及公司组织的说明,属无致商标权范围产生疑义之虞的情形,无须声明不专用,准予注册。
4.9.2 商号(行号)名称
商号名称具多样性,而不具一致的外貌,除非使用「行」、「号」、「商行」等表明商号型态的用语,否则审查时无从知悉其为商号名称,此与公司名称均标明公司种类,而较容易辨识其为公司名称的情形不同。商业登记法第27条规定:「商业之名称,得以其负责人姓名或其他名称充之。但不得使用易于使人误认为与政府机关或公益团体有关之名称。以合伙人之姓或姓名为商业名称者,该合伙人退伙,如仍用其姓或姓名为商业名称时,须得其同意」,所以商业名称无一定格式,可见一斑。
一般而言,商号以提供服务为主,书籍、文具、日常用品、食品等零售服务、饮食店、餐厅、土木包工、室内设计等均为常见的商号服务内容,且其结合之营业种类复与商标指定使用之服务态样时有重迭,例如:餐厅、旅游、室内设计等指定服务,其使用通常以广告牌、招牌或附着于营业用品(制服、餐巾纸、包装袋)的方式为之,给予消费者的印象为服务来源的识别标识,具有指示及区别来源的功能,而具有识别性。
商品生产者以商号登记的情形并不常见,将商号名称用于商品上,通常是该商品与服务的提供有所关联,例如:出版服务的产品为出版品,其上常标示商号名称;面包店、糕饼铺烘培面包、糕饼后于店面贩卖的零售服务,常标示商号名称于商品的包装盒,作为指示及区别来源的标识。此种情形,商品上通常不再另外标示不同的商标,而消费者也习于将此种型态的商号名称作为商品来源的标识,故具有识别性。
实务上以商号名称申请商标注册者,「商行」、「商号」、「书局」等不具识别性的文字,通常仅作为申请人所营事业相关的说明,且经业界广泛使用,原则上属无致商标权范围产生疑义之虞的情形,无须声明不专用。
核准案例:
「里仁书局」使用于书籍出版服务,「书局」为业务种类的说明,无须声明不专用,准予注册。
「梅园餐厅 MAY GARDEN RESTAURANT」使用于餐厅、冷热饮料店、饮食店等服务,「餐厅 RESTAURANT」为业务种类的说明,无须声明不专用,准予注册。
4.9.3 团体、组织与机关名称
团体、组织与机关将其名称用于商品或服务,例如:各县市的农会名称使用于农产品;教育机构的名称使用于教育服务;各种协会与基金会使用于依其设立目的,或为达其设立目的所提供的商品或服务,即在于让公众以之识别所提供的商品或服务者,一般公众也习于以团体、组织与机关名称作为识别来源的标识。因团体、组织与机关名称为单一无法割裂的整体,若足以指示及区别商品或服务的来源,即具有识别性,此时无须就不具识别性的部分声明不专用。惟常见用以说明团体或组织性质的名称,例如:跆拳道协会、救难协会等各种协会,其名称是否具有唯一性有疑义时,应请申请人检附章程或其他设立依据的文书,依据相关的法律规定作判断。
核准案例:
使用于盐、调味用酱、醋、调味品、调味用香料等商品。
「国立屏东科技大学」使用于各种书刊杂志文献之出版发行、各种书刊文献之查询、各种书刊杂志文献之翻译、知识或技术之传授等服务。
「国立阳明大学」使用于教育服务、知识或技术之传授、对个人之技能与学术等能力程度做甄别及检定、职业训练等服务。
「时代基金会」使用于举办各种讲座、演讲、会议、研讨会等服务。
4.9.4 域名
域名是因特网上用以连结特定网站的名称,其作用是取代与其对应但较难记忆的IP地址,为一种阶层式的架构,例如:「udn.com」、「www.studioclassroom.com」及「www.twnic.net.tw」分别为联合新闻网、空中英语教室及台湾网络信息中心的的域名。
以「www.twnic.net.tw」为例,该域名有4个阶层,第一层「tw」为「国家代码」,显示网站的地理位置;第二层「net」为「属性类别」,显示网站为何种类型的组织团体或个人所拥有;第三层「twnic」为台湾网络信息中心所申请的名称;第四层「www」则为「主机名」,可由主机名得知该主机提供的网络服务。域名中的国家代码(tw)、属性类别(net)及主机名(www)都是不同的域名中共享的部分,只有域名所有人申请的名称(twnic),才是与其他域名区别的部分。
「tw」、「cn」、「jp」等「国家代码」及「com」、「org」、「edu」、「net」、「game」、「club」、「biz」、「idv」等「属性类别」常见于域名的第一层位置,「www」、「ftp」常见于域名之首,但随域名使用的开放,其态样愈来愈多样化,例如:「.travel」使用于旅游服务产业、「.brandname」使用于品牌名称,或以都市名称「.nyc(纽约市New York City之意)」、「.berlin」及「.paris」作为第一层域名,或于域名中出现非罗马字母的文字,例如泛用型中文域名即为「中文.tw」的型态。所以,一个域名型态的商标,不论其是否可连结特定网站,依其一般使用型态及社会通念,给消费者的印象,只是连结特定网站的名称,并非作为指示商品或服务来源的标识,所以原则上未经设计的域名不具识别性。惟申请人如能检送相关证据,证明该域名系作为商标使用,例如:业者于网页醒目位置标示域名,且足以使相关消费者认识其为指示及区别商品或服务来源的标识,可准予注册(商29Ⅱ)。此时,域名系以其整体取得识别性,无须就不具识别性的部分声明不专用。
域名经特殊设计后,若脱离域名的意涵,显示申请人有以之作为商标使用的意思,且消费者也可以认知该标识系作为商标使用,则具有识别性。申请人将不具识别性的部分声明不专用后,得准予注册。
核驳案例:
「www.tocin.com.tw」、「WWW.ITEMBAY.COM.TW」为未经设计的域名,不具识别性。
「http://www.izzue.com」,「http」为超文件传输通讯协议之义,域名「www.izzue.com」与其结合后,成为网址的态样,给消费者的印象仍是连结特定网站的网址,故不具识别性。
核准案例:
使用于各种书刊编辑、室内设计、计算机动画设计及制作等服务,「HEYHOLE」部分经特别放大,且以漩涡图形将之包围,因为经特殊设计,该标识给予消费者系作为商标使用的印象,「.com.tw」为网址中国家代码及商业组织属性类别共享的部分,无须声明不专用,准予注册。
使用于电子书、个人数字助理器、计算机交谈辅助器、电子字典等商品,「KOOOK」部分经特别放大,且「OOO」设计为人面图形,复以不同颜色加以突显,经特殊设计后,该标识给予消费者系作为商标使用的印象,「.com.tw」为网址中国家代码及商业组织属性类别共享的部分,无须声明不专用,准予注册。
一般人均熟悉「.com」为域名中表示公司或商号等商业组织之意,指定商品或服务的相关说明文字或通用名称与「.com」结合,给予消费者的印象仍是商品或服务的相关说明。
核驳案例:
「TICKETS.COM」使用于透过全球计算机网络提供有关运输之预约服务,因为「TICKETS」为票券之意,给予消费者的印象为指定服务内容有关的说明。
「GAMES.COM」使用于玩具、娱乐及旅游用品之零售服务,「GAMES」有游戏的意思,给予消费者的印象为所提供服务内容有关的说明。
4.10 习见的宗教神祇、用语与标志
习见的宗教神祇、用语与标志,为民间宗教与祭祀习俗普遍使用的图形或词汇,具有特定意涵,使用于商品或服务,给予消费者的印象通常只是一般祈愿或装饰的文字、图形,无指示及区别来源的功能,例如:各种神佛像、太极、八卦、卍字、回字型图纹及其他各种宗教习用图形或文字,或哈利路亚(赞美主)、阿们(或阿门,为「诚心所愿」的意思)等宗教用语作为商标,原则上不具识别性。惟若在具体个案,将之使用于商品或服务,给予消费者的印象已脱离宗教的意涵,而具有识别性,则可以核准注册。
神佛像、咒语、真言、经文、佛号,多蕴含吉祥、向神佛祈求或与冥界沟通的意思,例如:「三童子」、「福禄寿」及「财子寿」等字样,均表示求福、求禄及祈寿的意思;「五鬼」、「白虎」、「天狗」、「人形」、「铜钱」等图形常见于关煞或其他用途神纸,代表不同的作用,指定使用于金银纸与其他用途神纸、线香、香末等商品,通常为商品功用及其他相关说明,且属该等行业经常使用的文字与图形,不宜由一人专用,而且即使经长期使用,通常亦难以取得后天识别性。此外,「刈金」、「福金」、「寿金」、「天金」及「尺金」等则为不同用途的金纸通用名称,不得注册。
核驳案例:
使用于眼镜、光学镜片商品,给予消费者的印象只是一般祈愿的装饰图案,不具识别性。
民俗认为八卦与太极图具有化解煞气的功能,申请商标使用于香炉、香冥纸焚化炉商品,为指定商品具有防煞功能的说明。
为一般的神佛像图形,使用于线香、香末商品,为指定商品用以祭拜神佛或祈愿的用途说明。
「福德金」使用于香冥纸、祭祀用纸元宝、金纸等商品,福德正神一般称为土地公,给予消费者的印象为与祭拜福德正神有关的用途说明。
宗教对于一般人民不仅是单纯的信仰,更是精神的寄托,也是社会的安定力量。宗教神祇、用语与标志常常具有圣洁、庄严的意象,若使用于商品或服务,使人产生贬抑或负面的联想,而对公共秩序或善良风俗有所妨害时,不得注册(商30Ⅰ⑦)。
4.11 标语、常用语、新名词与专门用语
以标语、常用语、新名词或专门用语作为商标申请注册,其识别性判断重点各不相同,分述如下:
4.11.1 标语
标语是用来宣传服务或商品的词句,通常简短、精练、容易记忆,常用以表达业者的经营理念或商品、服务的特色,业者也常藉创意的标语吸引消费者的注意,建立产品形象。对一般消费者而言,通常需要在标语经过相当的使用后,才会认识到该标语与一定的商品或服务的来源有关,此时标语才具有区别来源的功能,而具有识别性。因此除非是高度创意性的标语或含有高度识别性商标的标语,消费者在第一印象上即得将之作为区别来源的标识,否则应证明取得后天识别性,始得准予注册。
标语仅是用以传达商品或服务的相关信息,或仅具有自我标榜的意涵,为商品或服务的说明,应以商标法第29条第1项第1款核驳;单纯作为宣传之用的非说明性标语,则应以其不具识别性,依同条项第3款之规定予以核驳。当标语中包含具有识别性的文字商标,通常会有较高的识别力,但若该标语整体仍为商品或服务的说明,则仍不具识别性。
核驳案例:
「水是最好的药」使用于汽水、碳酸水、矿泉水、山泉水、矿泉水、蒸馏水商品,给予消费者的印象只是宣传喝水好处的广告用语,不具识别性。
「帮助您找到更好的解决方法」使用于教育、提供训练、举办运动及文化活动服务,培养解决问题的能力为教育与训练的重要功能之ㄧ,故该标语为所提供服务的说明性用语。
核准案例:
「有青,我就是世界」使用于啤酒商品,于申请人证明取得后天识别性后,核准注册。
「不在办公室 也能办公事」使用于移动电话通讯传输、加值网络之电信传输、因特网之电信连结等服务,于申请人证明取得后天识别性后,核准注册。
4.11.2 习见的祝贺语、吉祥语、流行用语与成语
习见的百年好合、早生贵子、事事如意、大吉大利、招财进宝等祝贺语与吉祥语,或好人卡、台客、夯、火红、乐活(LOHAS)、KUSO、ORZ等流行用语,依消费者的认知,或为通常祝福、祈福用语,或为流行新概念,不会认为其为指示及区别商品或服务来源的识别标识,不具有识别性,应以商标法第29条第1项第3款予以核驳。惟若祝贺语、吉祥语或流行用语为所指定使用商品或服务质量、功用或其他特性的说明,例如祝贺语与吉祥语使用于卡片,常为卡片用途的说明,则应以商标法第29条第1项第1款予以核驳。
日常语言与其用法时时都在变动,配合时代重要议题,既存名词可能产生新含义,或以缩写字指示特定概念的用法,例如今日环境保护受到普遍重视,「绿色(Green)」已产生颜色以外的环保意涵,而「Enviro(环境)」、「Eco(生态)」、「Bio(生命、生物)」等环境相关缩写字,常与其他文字连用,以表达与环境、生态的关联性,使用于与环境、生态有关的商品或服务,为商品或服务的说明,不具识别性。但如果结合其他文字后,整体意义已与环境、生态无关,或产生独特的意涵,则具有识别性。
核驳案例:
「Green Cable」使用于电线电缆商品,指符合欧盟RoHS(有害物质限用)指令的无铅环保电线电缆,为商品材质、质量的相关说明。
核准案例:
「ENVIROTAINER」使用于储存用容器、冷冻柜商品,「TAINER」为无意义的文字,与「ENVIRO」结合,整体意义与环境、生态及指定使用商品无关,具有识别性。
国人习用的成语,仅表达了既定的概念,消费者通常不会立即将其视为指示来源的标识,故不具识别性。惟成语之特定含义,使用于商品或服务,可能为商品或服务的相关说明,或可能是以隐含譬喻方式间接说明商品或服务的相关特性,前者应予以核驳(商29Ⅰ①),后者情形则具有识别性。模仿成语但创意性较低的自创语,其识别性审查与成语相同。
核驳案例:
为吉祥语「招财进宝」的常见图案,使用于牛奶、牛乳、羊奶、炼乳、椰浆商品,一般公众不会认为其为指示及区别来源的标识,不具有识别性。
「开运吉祥」使用于提供择日、星相、堪舆、卜卦、撰易等服务,为所提供服务的自我标榜用语,不具识别性。
4.11.3 新的商品与技术名称
申请人若欲注册其首创使用的商品名称或技术名称为商标,该名称若非为商品与技术的内容或重要特性的说明,应具有识别性。例如「MACINTOSH(麦金塔)」为苹果计算机公司个人计算机的操作系统名称,MACINTOSH有橡皮防水布、防水外套、雨衣之意,非个人计算机的相关说明,故具有识别性。若该名称为商品或技术的直接明显说明,容易让人明了该商品或技术内容,其他业者也需要使用这样简单、明显、直接的用语,以指称相关商品或服务,则不宜由一人取得排他专属权,应以其为商品或服务的相关说明,依商标法第29条第1项第1款予以核驳。但申请人在该名称或技术用语已成为业界普遍使用的通用名称后始申请商标注册,则应依商标法第29条第1项第2款予以核驳。
4.12 场所名称
随着商品零售采集中、大型复合仓库的流行趋势,及商品高度专业化生产,业者经常于商品或服务名称后结合世界、广场、旗舰店、王国、天地、中心、屋、家、馆、城、坊、工坊、工房、本铺、World、Land、Mall等场所名称,来强调提供商品及服务种类众多或专业性,给予消费者的印象为商品本身或服务提供场所的说明,原则上不具识别性。
另场所名称与商品或服务说明文字结合,若给予消费者的印象为商品或服务的相关说明,例如将「纳豆本铺」使用于纳豆制成的饮料、运动饮料等商品,给予消费者的印象为商品含有纳豆成分的说明,仍不具识别性。但若结合的方式,已产生商品或服务说明以外的意涵,则具有识别性。
核驳案例:
「玩具天地TOY LAND」使用于玩具、电子游戏机商品,玩具(TOY)为商品名称,结合天地(LAND)后,给予消费者的印象为商品本身的说明。
「蜜饯屋」使用于蜜饯商品,给予消费者的印象为商品本身的说明。
「窗帘世界 CURTAIN WORLD」使用于窗帘及其配件之零售服务,窗帘(CURTAIN)为商品名称,结合世界(WORLD)后,给予消费者窗帘专门店的印象,为服务内容的说明。
「精品畅货中心outlet world」使用于购物中心,表示该购物中心专门贩卖过季精品,为服务内容的说明。
核准案例:
「Fun-World」使用于电视游乐器、投币式电子游乐器、电动(子)、虚拟现实游乐机商品,「Fun」为有趣、愉快之意,为指定使用商品带给消费者效用的说明,「Fun-World」有欢乐世界之意,给予消费者的印象,并非指定商品的直接明显说明,具有识别性。
「甜世界」使用于蔬果代理经销及零售服务,「甜」为消费者喜爱的蔬果特质,与「世界」结合,给予消费者的印象,暗示该服务提供了甜美的蔬果,商标整体并非指定服务的直接明显说明,具有识别性。
「彩色世界」使用于化妆品、烫发液、染发剂等商品,多样色彩为前述商品的特质之ㄧ,「彩色」与「世界」结合,暗示该等商品具有绚丽缤纷色彩的特色,具有识别性。
4.13 特殊型态商标
颜色、立体、动态、全像图及声音商标等特殊型态的非传统商标,有别于由文字、图形、记号组成的传统平面商标,消费者通常将其视为商品的装饰颜色、商品本身、提供商品实用的功能或装饰形状、防伪标签或其他商品或服务的营销手段,而不会直接将之视为指示商品或服务来源的标识,特殊型态商标识别性的判断标准,原则上与其他型态之商标相同,即只有客观上依消费者的认知,将其视为区别商品或服务来源之标识时,才具有识别性。特殊型态商标识别性之认定及审查,应适用「非传统商标审查基准」。
5. 证据方法与认定
申请人对于不具识别性的商标,必须举证证明该商标已经使用取得识别性,始能取得注册(商29Ⅱ)。后天识别性的取得,须以国内相关消费者的认知为判断标准,故申请人检送之申请商标使用于指定商品或服务的实际使用证据,应以国内的使用数据为主,若检送国外使用数据,须国内相关消费者得以获知该国外使用情形的有关信息时,始足以采证。
5.1 证明取得后天识别性的相关证据
原则上,越是直接明显的描述性文字或不具识别性的标识,消费者越不会把它当作是识别来源的商标,申请人越需要藉由更多的相关对象或媒介物的使用,让相关消费者认识该标识为商标,所以提出证据数量的多寡,依个案情形而有不同。下列数据可以作为申请商标已取得识别性的证据:
(1)商标的使用方式、时间长短及同业使用情形
申请商标与实际使用商标应具有同一性,实际使用时会将商标的大小、比例或字体配合商品包装图样作变化,若其差异并未改变商标同一性,则仍得以该实际使用数据作为使用证据。又申请商标应为指示商品或服务的来源使用,而非仅作为表示商品或服务的相关说明。
当商标不是单独使用,而是与其他商标合并使用时,合并使用的数据亦得作为申请商标的使用证据,但申请商标必须在排除与其合并使用的商标,仍单独具有识别性者,始得注册。在申请商标经常与其他商标合并使用的情形下,要证明申请商标取得识别性,通常需要较多的使用证据。例如「焦点亮白」使用于身体及美容化妆品等商品,申请人检送的证据均为「焦点亮白」与「欧蕾」或「OLAY」合并使用,客观上「焦点亮白」予相关消费者的印象,仅为商品功能说明的一般广告用语,主要识别商品来源的部分仍为「欧蕾」或「OLAY」,故「焦点亮白」并不因与前述二商标合并使用而取得识别性;又例如:「钻石恒久远 一颗永流传」与「DE BEERS」合并使用,因为长期及大量的使用证据,足以证明单独使用「钻石恒久远 一颗永流传」已能让消费者认知该标语指向特定来源,故可认为该标语已经由使用取得识别性。
证据应显示商标使用时间,原则上,商标使用的期间越长,经由反复的使用较有可能使相关消费者得以将商标与申请人联结,但今日电子媒体及因特网发达,信息散布快速,商标经由大量密集使用,亦有在短期取得识别性的可能。
商标使用有间断情形,应考虑该中断期间对商标识别性之取得有无造成影响,例如:某商标已使用了10年,期间曾中断2年未使用,但中断前与中断后的销售量都非常庞大,则中断并不构成商标取得识别性的不利因素,但若中断前仅有有限的销售量,则该中断对商标识别性的取得可能造成很大的负面影响。
申请人提出竞争同业并未使用申请商标图样的证据,并不当然证明申请商标具有识别性,因为商标识别性判断的关键,在于相关消费者是否会视其为区别来源的标识,如果一商标具有商品或服务的强烈说明意涵,即使市场上同业未使用相同或近似的图样,并不能改变其说明性的本质,仍不具识别性。
申请人的商标使用包括自己、前手及被授权人的使用。为营销之目的,而输出或输入附有商标之商品,并足以使相关消费者认识其为商标者(商5Ⅰ②),应认为商标权人有使用其注册商标,故将商标使用于外销商品的情形,亦包括在申请人使用商标的范围内,但若申请人的商品全数用于外销,则仅以其销售量或营业额,通常难以证明该商标在国内已取得识别性。
(2)销售量、营业额与市场占有率
一般而言,销售量或营业额越大,表示有越多的相关消费者购买了申请人的商品或服务,因为消费者与该商标有较多实质的接触,商标能够识别申请人商品或服务的可能性也越高,所以巨额销售量或营业额可能弥补商标仅有短时间使用的不利因素。销售量或营业额包括非申请商标或非指定商品或服务时,应请申请人提供申请商标使用于指定商品或服务的销售量或营业额。
以营业额作为证据时,应考虑商品的特性,例如:便宜的生活日用品市场较大,提供者众多,消费者购买时的注意程度较低,不具识别性的标识在该市场取得识别性较困难,但相同的营业额,在昂贵、专业的小众市场,因为市场较小,供应者有限,且消费者购买时会有较高的注意程度,取得识别性反较容易。此外,金融服务业以放款量或保险金额作为营业额或销售量时,通常会过度膨胀申请商标为相关消费者接触的程度,不是衡量商标使用的适当方式,此时,开户人数、投保人数、分支机构数量以及其地理位置的分布等,更适宜作为衡量指标。
申请人商品或服务在同类市场的占有率是重要的参考因素。一般而言,销售量在同业市场所占比例越高,表示越高比例的相关消费者接触到该商标,该商标能够识别申请人商品或服务的可能性也越大。市场占有率也可以协助判断销售量与营业额在同类市场的重要性,例如一个有限的营业额,若占同类市场显著的比例,则可能显示该商标已取得后天识别性。
(3)广告量、广告费用、促销活动的资料
广告为商标使用的态样之ㄧ,也是现代最主要的营销方式,广告告知大众申请人商标的存在,并提供商品或服务的相关信息。一般而言,广告量越大、支出的广告费用越多,表示商标的曝光率越高,被注意的机会越多,消费者就越有可能认识该商标。最终判断申请商标是否取得识别性的关键,仍在于消费者的认知,广告必须改变申请商标原在消费者心中仅为描述性用语的意义,使相关消费者能认识其为商标,始足认定其已取得识别性。所以大量的广告与广告费用的支出,并不是商标取得识别性的绝对保证。
广告传播的地域范围为判断广告效果的考虑因素之ㄧ,原则上,电视台、广播电台、报纸、杂志等广告媒体传播的地理区域范围越广,接触广告的相关消费者越多,申请商标越有可能达到识别申请人指定使用商品或服务的效果。
行业的特殊性亦为采证广告费用的重要考虑因素,例如生产高度专业产品的公司通常以信件、电子邮件、型录通知既有客户或潜在客户,只有很少的广告支出,或甚至没有广告费用的支出,此种情形,广告量、广告费用在识别性判断的比重就应该降低。
广告内容包括非申请商标或非指定商品或服务时,因该数据无益于取得后天识别性的判断,应请申请人修正为仅有申请商标使用于指定商品或服务的广告量或广告金额。
(4)销售区域、市场分布、贩卖据点或展览陈列处所的范围
原则上,商标使用的地理区域范围越广,越有可能识别申请人指定使用的商品或服务,如果商标只在特定地区使用,能够藉该商标识别申请人商品或服务的消费者比较有限。所以使用证据显示商标指定使用商品或服务的销售区域越大、市场分布越广、贩卖据点及展览陈列处所越多,商标越有可能取得识别性。惟须注意专业性的商品或服务,可能只有有限的贩卖据点或展览陈列处所,此时,若申请人仅提出有限资料,应不构成商标识别性判断的不利因素。
(5)各国注册的证明
申请商标已在其他国家注册的证明数据得作为参酌因素,尤其在商标使用外国语文的情形,可藉以暸解以该文字作为母语之人,对申请商标的文字使用于指定商品或服务识别性的看法,以审酌该外国文字客观上是否确具有商品或服务的说明意涵,惟若该标识在国外系因大量使用而取得后天识别性,而尚未在“我国”使用,且其于国外使用的相关信息不足以使“我国”相关消费者认识该标识为商标者,尚不能单独以各国之注册数据证明在“我国”具有识别性。
(6)市场调查报告
市场调查报告虽得作为商标取得识别性的证据,但唯有专业且公正客观的市场调查报告始具有证据能力。申请人选择自行做市场调查时,若缺乏市场调查的专业能力,易使得抽样常缺乏代表性、问卷内容多出现引导式的问题设计、实际进行调查或访谈者又往往缺乏专业的训练及能力,问卷的正确性与公正性较容易受到质疑,而影响其参考价值。
因为报告的专业、公正性常受质疑,实务上并不容易被认为具有证据能力,申请人可审慎评估是否进行市场调查。考虑市场调查报告的参考价值时,应注意下列事项:
①市场调查公司或机构的公信力
具有公信力的市调公司或机构作成的报告通常具有专业性,且较可期待报告的客观与公正,所以若申请人欲委外办理消费者调查,应尽量选择具有公信力的专业市调公司或机构。为评估市调公司之公信力,市场调查报告应附有该公司或机构的背景资料,例如其从事市场调查业务的时间长短、营业量多寡、曾做过之调查报告等资料。
应注意的是,即使委由具公信力的市场调查公司或机构进行调查,其调查方式、问卷设计及调查内容与结论之关联性仍应符合专业、公正的要求,否则将影响报告的参考价值。
②调查方式
市场调查报告应列出调查期间、方法 (如邮寄调查法、电话访查法等) 、地区范围、对象、抽样方法、母体及样本数等信息,调查方式须合理及合乎调查目的。例如使用于专业商品的商标与使用于日常生活用品的商标,调查对象的选取基础会有所不同;相关消费者指的是实际或潜在购买与指定商品或服务同种类的商品或服务,不应将调查对象限缩于可能购买申请人商品或服务的特定阶层之人;此外,抽样方式使样本越具有母体代表性,则调查报告越具有参考价值。
③问卷内容设计
问卷内容应针对预定达成的目标而设计,问题应该与辨识申请商标是否具识别性有关,并应公正客观,不能是引导性的。
④内容与结论之关联性
调查内容与调查所得的结果或结论,必须具备演绎推论上的合理性与关联性。
⑤其他应注意事项
调查报告应包含受调查者的基本资料,以便嗣后检视报告可靠与否时的调查所需。此外,统计量误差及信赖区间,应于报告中加以说明。
(7)其他得据为认定有后天识别性的证据
报章杂志对于申请商标的报导可作为识别性取得的参酌因素,惟须注意现代营销常将广告以报导的方式包装,审查时须注意客观报导与广告的差异。
原则上,同业公会、商会、工会等机构出具的证明可作为判断商标是否取得后天识别性的参考。其他往来业者的支持性证据亦可以作为参酌数据,但该支持性证据应该是往来业者与指定商品或服务的相关消费者接触后所得之印象,例如相当数量的消费者在购买商品或服务时询问申请人的商标,而不应该只是往来业者主观的推测。此外,往来业者的立场必须中立,若申请人的身分可能影响往来业者的立场,其陈述的参考价值将受影响。
5.2 后天识别性的判断
判断申请商标是否取得后天识别性,应将申请人提出的证据数据,就指定使用商品或服务特性的差异,及其各项可能影响判断结果的因素,衡酌个案实际交易市场的相关事实加以综合审查。若证据显示申请商标确实作为指示及区别商品或服务来源的标识使用,且应有相当数量的相关消费者以该商标作为识别商品或服务来源的标识,则可核准注册(商29Ⅱ)。
6. 其他注意事项
商标识别性的审查,除前述因素外,并应一并注意核驳条款的适用、声明不专用、外文证据数据应译为中文及注记后天识别性等事项。
6.1 核驳条款的适用
商标「仅由描述所指定商品或服务之质量、用途、原料、产地或相关特性之说明所构成者」、「仅由所指定商品或服务之通用标章或名称所构成者」或「仅由其他不具识别性之标识所构成者」,不得注册,分别为商标法第29条第1项第1、2、3款所明定,这3款为分别独立的规定,构成要件不同,第3款为其他不具识别性情形的概括规定,个案不得注册的原因如具体符合第1、2款规定时,应分别适用该当之条款予以核驳。至于第1、2款规定以外,不具识别性的标语、姓氏、简单线条或几何图形、装饰图案等,则依第3款规定予以核驳。
所谓商品说明,指商标图样依一般社会通念,为其指定商品的形状、质量、功用或其他直接而明显的说明或与商品本身有密切关联者,而通用名称,则指该名称在同业间就同类商品已有普遍使用之事实而言,故具体个案适用上,除商标为同业间普遍用以指称指定商品或服务本身而为通用名称,应以第2款规定核驳外,其他商标为指定商品或服务相关说明的情形,则应以第1款核驳。
6.2 声明不专用
商标整体具有识别性,但商标图样中包含不具识别性及功能性部分,且有致商标权范围产生疑义之虞者,为避免商标因该部分致不准注册,或注册后就该部分单独主张权利而产生争议,依商标法第29条第3项规定,得经申请人声明该部分不在专用之列,核准其注册。至声明不专用规定之审查,应适用本局「声明不专用审查基准」及「非传统商标审查基准」。
6.3 外文证据数据应译为中文
商标法施行细则第3条规定:「申请商标及办理有关商标事项之文件,应用中文;证明文件或其他文件为外文者,应检附必要之中文译本或节译本」,故若申请人提供的证据数据为外文,应请申请人检附中文译本或节译本。
6.4 后天识别性注记
基于取得后天识别性而准予注册的商标,应于申请书及核准审定书加注「依商标法第29条第2项规定核准」,并应一并公告之。